Влад Брючко
12.12.2023
Маркетолог
дата публикации
Полина Целыковских
Руководитель юр.направления
Кейс: Как заказать разработку продукта у диджитал студии и потерять 10 млн
Клиент начал разрабатывать с партнером IT-продукт. Бизнес-идеи и финансирование исходили от клиента, а партнер разрабатывал продукт по ТЗ. Права на разработку юридически оформили внутри компании-партнера, а о распределении прав договорились «на словах». После анализа договора стало понятно, что клиент получит только лицензию на использование продукта. А по факту права на продукт также принадлежат студии. Что Было Дальше?
С какой задачей пришел клиент
Клиент занимается созданием тв и аудио контента (радиостанциями) для корпоративных клиентов. Работает с крупным бизнесом и федеральными брендами.
Для оптимизации внутренних бизнес-процессов клиенту потребовалось узкоспециализированное ПО и для его разработки клиент захотел привлечь IT-партнера.
Какое-то время ПО разрабатывалось и поддерживалось с помощью партнера и клиент захотел вывести внутри компании отдельное IT-направление, которое будет развивать ПО, которое написал партнер, а также заниматься другими IT-системами компании.
Для этой цели клиент захотел создать новое юрлицо и перенести на него всю айтишную интеллектуальную собственность. В том числе с текущего медийного юрлица.
Для оптимизации внутренних бизнес-процессов клиенту потребовалось узкоспециализированное ПО и для его разработки клиент захотел привлечь IT-партнера.
Какое-то время ПО разрабатывалось и поддерживалось с помощью партнера и клиент захотел вывести внутри компании отдельное IT-направление, которое будет развивать ПО, которое написал партнер, а также заниматься другими IT-системами компании.
Для этой цели клиент захотел создать новое юрлицо и перенести на него всю айтишную интеллектуальную собственность. В том числе с текущего медийного юрлица.
Как раз с этой задачей к нам и пришел клиент: аккумулировать интеллектуальную собственность на новой айтишной компании.
Подписывайтесь!
Рассказываем, как уменьшит налоги, защитить бизнес от ФНС и эффективно управлять бухгалтерией.
Начали работу и нашли риски на 10 млн
Составили для клиента дорожную карту из 2-х шагов:
Мы приступили к первому этапу анализа договоров и сразу же всплыл неприятный момент: по текущим договорам с IT-партнером, который разрабатывает ПО для клиента, все исключительные права на это ПО принадлежат IT-партнеру. А клиент получает только лицензию с ограниченными правами на использование этого ПО.
Т.е. клиент платит деньги, получает и использует ПО, но распоряжаться этим ПО клиент не может (продать, переоформить, разрешить использовать ПО третьим лицам, зарегистрировать ПО в Роспатенте). IT-партнер может распоряжаться этим ПО, как угодно, даже запретить его использование клиенту, хотя клиент за это ПО в общей сложности заплатил 10 млн рублей.
При этом клиент по договору разработки не может взять код текущего ПО и начать его дорабатывать и продолжать развивать — это будет нарушением текущего лицензионного договора.
Здесь была недоработка в начале сотрудничества: клиент не провел грамотно аудит договора и не включил в договор пункт, что исключительные права на ПО переходят на юрлицо клиента.
Мы предложили клиенту заключить допсоглашение с партнером, чтобы исключительные права на ПО перешли клиенту, но партнер отказался.
Поэтому ко второму этапу работ из дорожной карты мы не перешли.
- Провести аудит договоров и проверить чистоту прав на разработки и другую интеллектуальную деятельность.
- Навести порядок в договорах и перевести интеллектуальную собственность юридически корректно на новое айтишное юрлицо.
Мы приступили к первому этапу анализа договоров и сразу же всплыл неприятный момент: по текущим договорам с IT-партнером, который разрабатывает ПО для клиента, все исключительные права на это ПО принадлежат IT-партнеру. А клиент получает только лицензию с ограниченными правами на использование этого ПО.
Т.е. клиент платит деньги, получает и использует ПО, но распоряжаться этим ПО клиент не может (продать, переоформить, разрешить использовать ПО третьим лицам, зарегистрировать ПО в Роспатенте). IT-партнер может распоряжаться этим ПО, как угодно, даже запретить его использование клиенту, хотя клиент за это ПО в общей сложности заплатил 10 млн рублей.
При этом клиент по договору разработки не может взять код текущего ПО и начать его дорабатывать и продолжать развивать — это будет нарушением текущего лицензионного договора.
Здесь была недоработка в начале сотрудничества: клиент не провел грамотно аудит договора и не включил в договор пункт, что исключительные права на ПО переходят на юрлицо клиента.
Мы предложили клиенту заключить допсоглашение с партнером, чтобы исключительные права на ПО перешли клиенту, но партнер отказался.
Поэтому ко второму этапу работ из дорожной карты мы не перешли.
Что дальше?
Клиент из-за непроработанного договора не может полноценно распоряжаться ПО в которое вложил 10 млн.
На данный момент клиент с нашей помощью ведет переговоры с партнером о переоформлении прав, но партнер изначально понимал суть договора, поэтому права на ПО передавать не планирует. Ищем компромисс.
Если партнер клиента будет настаивать на своём и не пойдет на уступки, права на ПО останутся у партнера, а клиент продолжит пользоваться ПО на текущих условиях без переноса прав на это ПО на новое юрлицо.
На данный момент клиент с нашей помощью ведет переговоры с партнером о переоформлении прав, но партнер изначально понимал суть договора, поэтому права на ПО передавать не планирует. Ищем компромисс.
Если партнер клиента будет настаивать на своём и не пойдет на уступки, права на ПО останутся у партнера, а клиент продолжит пользоваться ПО на текущих условиях без переноса прав на это ПО на новое юрлицо.
Если бы клиент перед заключением договора доверил его анализ юристу по IT за 20-40 тыс., то рисков на 10 млн можно было избежать. Аудит договора помог бы избежать таких рисков. Либо изначально нужно было разработать шаблон договора, который максимально обезопасил бы клиента от рисков по интеллектуальной собственности.
Кейс за 10 секунд
- Перед заключением договоров, где присутствует интеллектуальная собственность тщательно проверяйте кому достанутся права на интеллектуальную собственность. Либо обращайтесь к юристу за анализом договора.
Влад Брючко
12.12.2023
Маркетолог
дата публикации
Полина Целыковских
Руководитель юр.направления
Что еще почитать
Из контента полезное и практически применимое на практике извлечёте вы
Telegram канал
Email-рассылка
Делимся анонсами статей, а также спецпредложениями и спецматериалами, которые не публикуем в открытом доступе.
Нажимая на кнопку, вы автоматически соглашаетесь с условиями обработки персональных данных
